注册商标复制、摹仿、翻译他人在先驰名商标构成侵权

一、主题

注册商标复制、摹仿、翻译他人在先驰名商标构成侵权

二、裁判要旨

1、驰名商标的认定应遵循“个案按需”认定的原则。

2、驰名商标的司法认定虽可实现对驰名商标的“跨类保护”，但并不排除驰名商标的“同类保护”。 驰名商标“同类保护”应有之义，“跨类保护”是驰名商标保护的外延。

3、本案中，被告商标虽已获注册，但商标系故意复制、摹仿原告请求驰名商标保护的注册商标，被告的行为构成商标侵权，且本案不是单纯的商标权利冲突，而是驰名商标侵权纠纷。本案判决符合我国商标法为驰名商标提供“强保护”的立法原意。

三、基本案情

赢创工业股份公司与湖南赢创未来新材料科技有限公司侵害商标权纠纷

上海知识产权法院（2018）沪73民初862号

上海市高级人民法院（2020）沪民终245号

原告赢创工业股份公司系德国特种化工企业，自上世纪七十年代末期开始在大中华区生产特种化工产品，系“赢创”注册商标（核定使用商品第1类，包括工业用化学品、未加工人造树脂等，核准注册日为2010年3月28日）及“EVONIK”注册商标（核定使用商品第1类，包括用于工业的化学制品、未加工的人造树脂等，核准注册日为2006年10月2日）的专用权人。

原告主张上述两商标经其持续使用在工业用化学品、未加工人造树脂商品上已享有极高的知名度，并为相关公众所熟知，应作为驰名商标予以保护。此外，“赢创”和“EVONIK”字号经原告持续使用，已具有一定的影响，为相关公众所熟知，应作为企业名称受法律的保护。

被告湖南赢创未来新材料科技有限公司于2016年9月28日注册取得了“”商标的专用权（核定使用商品第1类工业用化学品；未加工丙烯酸树脂；未加工环氧树脂等）。

原告在本案中指控被告实施了如下侵权行为：1.在其企业宣传材料及化工产品包装上单独使用“赢创未来”；2.在其企业宣传材料及化工产品包装上单独使用“EVONIK FUTURE”；3.在其企业宣传材料及化工产品包装上使用“”；4.在企业名称中使用“赢创”“EVONIK”。

关于本案认定驰名商标的必要性及侵权判断，原告认为，被告“”商标虽已注册，但该注册商标系复制、摹仿原告在先注册的驰名商标，导致消费者混淆、误认，故请求法院在认定“赢创”“EVONIK”两商标为驰名商标的基础上，判定被告构成侵权，并判令被告禁用“”商标。被告辩称，原告与被告注册的商标核定使用商品类别相同，无跨类保护的需要，故本案无认定驰名商标的必要性。本案属于商标权利冲突，原告应先向商标行政主管机关申请解决本案纠纷。

四、争议焦点

本案中双方当事人的争议焦点在于：

1、原告的涉案商标是否可以被认定为驰名商标；

2、被告是否实施了原告主张的侵权行为；

3、被告在本案中应否承担民事责任。

五、审判

上海知产法院经审理认为，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定，本案中有认定原告“赢创”注册商标、“EVONIK”注册商标为驰名商标的必要。根据上述司法解释有关驰名商标的审查规定，原告的“赢创”“EVONIK”注册商标属于驰名商标。本案中，被告在参加展会、宣传册、名片印制等商业活动中使用“”的行为，具有明显的主观恶意，属于复制、摹仿、翻译原告已注册的“赢创”“EVONIK”驰名商标，误导公众的商标侵权行为；被告企业名称中包含“赢创”“EVONIK”，属于将原告的“赢创”“EVONIK”商标作为企业名称中的字号使用，误导公众的不正当竞争行为；被告在其商业活动中分别单独使用“赢创未来”“EVONIK FUTURE”的行为，分别侵害了原告对“赢创”“EVONIK”商标享有的注册商标专用权，故被告应当就其上述侵权行为承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的民事责任。

综上，上海知产法院判决：一、被告立即停止对原告享有的“赢创”注册商标、“EVONIK”注册商标专用权的侵害；二、被告立即停止对原告的不正当竞争行为；三、被告应于本判决生效之日起三十日内变更其企业名称，且变更后的企业名称中不得含有“赢创”文字；四、被告应于本判决生效之日起三十日内在《中国化工报》刊登声明，消除因侵权行为对原告造成的影响；五、被告应于本判决生效之日起十日内，赔偿原告包括合理费用在内的经济损失人民币100万元；六、驳回原告的其余诉讼请求。

六、要点分析   

1、对注册商标的使用究竟属于合理使用，还是属于商标侵权行为，应当在被控侵权标识与涉案注册商标相似程度、具体使用方式的基础上，分析被控侵权行为是否善意(有无将他人商标标识作为自己商品或服务的标识使用的恶意)和合理(是否仅是在说明或者描述自己经营的商品或服务的特点等必要范围内使用)，以及使用行为是否使相关公众产生混淆和误认等因素，综合判断被控侵权行为究竟是商标侵权行为，还是属于正当使用行为。

2、商标法第十四条规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。驰名商标司法解释第二条第一项规定，以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。

3、复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，为侵犯商标专用权的行为；销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，亦为侵犯商标专用权的行为。

4、认定商标是否驰名的主要标准是该商标是否在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知。