先⽤权抗辩中“作好必要准备” 及“原有范围”的认定

一、主题：

先⽤权抗辩中“作好必要准备” 及“原有范围”的认定

二、基本案情

东莞市乐放实业有限公司、⼴州晶东贸易有限公司侵害深圳市赛源电⼦有限公司实用新型专利权纠纷

一审：广州知识产权法院（2020）粤73知民初585号

二审：最高人民法院知识产权法庭（2021）最⾼法知民终508号

赛源公司是专利号为ZL201920113995.0、名称为“⼀种条形⾳箱”实用新型专利（涉案专利）的专利权人，专利申请日为2019年1⽉23⽇，授权公告日为2019年8⽉23⽇。本案中，赛源公司请求保护权利要求1、2、5。

乐放公司制造、销售被诉侵权产品“乐放LOYFUN A 25⾳响”，晶东公司销售、许诺销售被诉侵权产品“乐放LOYFUN A 25⾳响”。

原告赛源公司提出诉讼请求，请求判令：

1、判令晶东公司、乐放公司⽴即停⽌侵害涉案专利权的⼀切侵权⾏为，销毁库存侵权产品、销毁制造侵权产品的专⽤模具；

2、判令晶东公司、乐放公司赔偿赛源公司经济损失及维权合理费⽤20万元；

3、判令晶东公司、乐放公司承担本案的诉讼费。

二审期间，乐放公司提交了四份新证据，拟补强证明乐放公司先⽤权抗辩成⽴，且仅在原有范围内继续制造、使⽤被诉侵权产品。

三、争议焦点

一审中主要争议焦点在于：

1、先⽤权抗辩是否成⽴；

2、被诉侵权产品实施的是否现有技术；

3、华申公司、易豆公司的责任承担。

二审中争议焦点问题是：

乐放公司主张的先⽤权抗辩以及现有技术抗辩是否成⽴。

四、审判

广州知识产权法院认为：

1、乐放公司提交的证据不⾜以证实其在涉案专利申请⽇前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备。退⼀步讲，即使证据可予采信，乐放公司所举证据限于其在专利申请⽇前已做好制造被诉侵权产品的准备及进⾏制造，但未对其制造范围以及仅在原有范围内继续制造进⾏举证。因此，乐放公司提交的证据不⾜以证实先⽤权抗辩成⽴。

2、经⽐对，被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1、2、5所记载的全部技术特征，落⼊涉案专利权保护范围。

3、型号为MDZ-27-DA的⼩⽶电视⾳响并未公开第⼆凹槽的结构，亦未公开电路板模块放置于第⼆凹槽结构内的技术特征，乐放公司以此作为现有技术抗辩，不能成⽴。

广州知识产权法院判决：

1、晶东公司⾃本判决发⽣法律效⼒之⽇起⽴即停⽌销售、许诺销售侵害名称为“⼀种条形⾳箱”、专利号为ZL201920113995.0实⽤新型专利权的产品；

2、乐放公司⾃本判决发⽣法律效⼒之⽇起⽴即停⽌制造、销售侵害名称为“⼀种条形⾳箱”、专利号为ZL201920113995.0实⽤新型专利权的产品；

3、晶东公司⾃本判决发⽣法律效⼒之⽇起⼗⽇内赔偿赛源公司合理维权费⽤10000元；

4、乐放公司⾃本判决发⽣法律效⼒之⽇起⼗⽇内赔偿赛源公司经济损失及合理维权费⽤50000元；

5、驳回赛源公司的其他诉讼请求。

最高人民法院知识产权法庭认为：

1、关于乐放公司是否已经做好必要准备

乐放公司提交了模具⼚报价单、转账记录、试模报告、试产报告、样品检测报告等证据，可以认定乐放公司在涉案专利申请⽇前已经购买涉案产品模具，并为产品的制造准备了主要⽣产设备。⽽⾳响物料清单、物料报价单、来料检验报告则证明乐放公司已经购买了制造被诉侵权产品所必需的原材料。故本院认定乐放公司已经为制造与涉案专利相同的产品作好必要的准备。

2、关于乐放公司是否仅在原有范围内继续制造、使⽤

模具⼚报价单、模具验收单、⼆审中的证⼈证⾔等证据互相结合，可以初步证明乐放公司仅持有1套⽣产模具。《⼚房租赁合同书》则可以初步证明其⼚房⾯积从2013年起⾄今未曾改变。因此，乐放公司提交的证据相互印证，能够形成证据链，初步证明乐放公司在涉案专利申请⽇前的⽣产规模和⽣产范围，并且其未扩⼤⽣产规模。乐放公司在本案中提交的关于原有范围的证据具有⼀定合理性，并初步达到了⾼度盖然性的证明标准。在赛源公司没有提交相反证据证明乐放公司超出了涉案专利申请⽇前的⽣产规模的情况下，本院认定乐放公司并未超出原有范围制造涉案产品。

最高人民法院知识产权法庭判决：

1、撤销⼴州知识产权法院（2020）粤73知民初585号民事判决；

2、驳回深圳市赛源电⼦有限公司的诉讼请求。

五、要点分析

1、先⽤权抗辩成⽴必须满⾜以下两⽅⾯条件：⼀是已经制造相同产品、使⽤相同⽅法或者已经作好制造、使⽤的必要准备，⼆是仅在原有范围内继续制造、使⽤。⼆者相辅相成，缺⼀不可。

2、在先⽤权抗辩中，被诉侵权⼈在⾃⾏研发产品过程中形成的技术图纸、⼯艺⽂件、检验报告等，均属于研发过程中形成的技术⽂件，由被诉侵权⼈单⽅制作形成符合常理，其在产品未正式制造、销售前不对外公开亦符合产品研发的客观情况，在审查其证据效⼒时应结合其他相关证据综合判断，不能仅因相关技术图纸、⼯艺⽂件、检验报告系单⽅制作⽽简单否定其证明效⼒。

3、由于原有范围的认定往往涉及过去某⼀时点之前存在的⽣产模具、⽣产数量、⼚房⾯积等客观情况，故对“仅在原有范围内继续制造、使⽤”相关事实查明，应结合双⽅当事⼈的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任。在先⽤权⼈已经尽⼒举证、所举证据能够初步证明“原有范围”存在合理性且专利权⼈没有提供相反证据予以推翻的情况下，可以认定先⽤权⼈并未超出原有范围制造、使⽤。若后续专利权⼈有证据证明先⽤权⼈超出原有范围制造、使⽤的，专利权⼈有权另⾏主张其合法权益。

4、现有技术抗辩的审查⽅式是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术⽅案中被指控落⼊专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了与之相同或⽆实质性差异的技术特征，或者所属技术领域的普通技术⼈员认为被诉侵权技术⽅案是⼀项现有技术与所属领域公知常识的简单组合。